文/北京市集佳律師事務(wù)所 李科峰
以訴爭商標(biāo)構(gòu)成通用名稱為由，啟動商標(biāo)確權(quán)糾紛案件，是提起商標(biāo)無效還是商標(biāo)撤銷？證據(jù)形成的時間節(jié)點、相關(guān)公眾的認(rèn)知和申請人是否具有惡意等因素對案件結(jié)果有何影響？上述問題是以商標(biāo)構(gòu)成通用名稱為由提起的商標(biāo)確權(quán)案件中的焦點問題。
經(jīng)查閱從2015年至今，中國裁判文書網(wǎng)收錄最高人民法院涉及“通用名稱”商標(biāo)確權(quán)案件的行政裁判文書共計12份，包括11份行政裁定書和1份行政判決書，裁判作出的時間是2015年至2019年。筆者以這些文書為研究樣本，分析商標(biāo)確權(quán)中法院認(rèn)定通用名稱的考量因素和裁判標(biāo)準(zhǔn)。
一、案件基本情況梳理
二、特別程序條款梳理
“通用名稱”不具有顯著性，商標(biāo)法將其列為不得作為商標(biāo)注冊的標(biāo)志。根據(jù)法不溯及既往的原則，目前在商標(biāo)確權(quán)案件中，相關(guān)程序問題應(yīng)適用現(xiàn)行商標(biāo)法，即2019年修正《商標(biāo)法》。梳理涉及通用名稱確權(quán)案件的特別程序條款，筆者發(fā)現(xiàn)：①依據(jù)2019年修正《商標(biāo)法》第四十四條第一款規(guī)定，對于已經(jīng)注冊的商標(biāo)，在核準(zhǔn)注冊之前，任何人認(rèn)為該商標(biāo)構(gòu)成商品“通用名稱”的，可以向商標(biāo)評審委員會提起商標(biāo)無效宣告程序。②依據(jù)2019年修正《商標(biāo)法》第四十九條第二款規(guī)定對于已經(jīng)注冊的商標(biāo)，在核準(zhǔn)注冊后，任何人認(rèn)為該商標(biāo)變成為商品“通用名稱”的，可以向商標(biāo)局提起商標(biāo)撤銷程序。
三、通用名稱的司法認(rèn)定
商標(biāo)法之所以規(guī)定商品的通用名稱不得作為商標(biāo)注冊，一方面因為通用名稱反映商品的屬性，無法起到識別商品來源的作用；另一方面，若由某一特定主體將通用名稱注冊為商標(biāo)獲得專用權(quán)，將會造成公共資源被私人占用，行業(yè)其他經(jīng)營者利益受損。在商標(biāo)確權(quán)案件中，對于通用名稱認(rèn)定，法院通常會重點審查三個因素：一是區(qū)分案件不同程序（無效宣告和撤銷程序），審查相應(yīng)時間節(jié)點的客觀事實狀態(tài)；二是審查相關(guān)公眾的認(rèn)知情況；三是審查商標(biāo)申請人是否具有惡意。
（一）時間節(jié)點
訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱，應(yīng)以客觀事實狀態(tài)為準(zhǔn)。然而客觀事實狀態(tài)是不斷發(fā)展變化的。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》（簡稱《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》）第十條第四款規(guī)定，法院在審查判斷訴爭商標(biāo)是否屬于通用名稱，一般以商標(biāo)申請時的事實狀態(tài)為準(zhǔn)。商標(biāo)核準(zhǔn)注冊時，事實狀態(tài)發(fā)生變化的，以核準(zhǔn)注冊時的事實狀態(tài)判斷其是否屬于通用名稱。
1.已注冊的商標(biāo)被提出無效宣告的，以商標(biāo)申請時或者核準(zhǔn)注冊時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第四款規(guī)定，判斷訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成通用名稱一般以商標(biāo)申請時的事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況下以核準(zhǔn)注冊時的客觀狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。
筆者查詢到最高人民法院案件，均為對已注冊的商標(biāo)提出的無效宣告，法院均以商標(biāo)申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)。如最高人民法院審理的“席夢思”商標(biāo)案件中，法院認(rèn)定以商標(biāo)申請日時的事實狀態(tài)為準(zhǔn)，相關(guān)公眾普遍認(rèn)為席夢思能夠指代床墊商品。最高人民法院審理的“千葉”商標(biāo)案件中，裁定書也有類似的記載“清美公司明確主張，訴爭商標(biāo)在申請注冊時即構(gòu)成一種特定豆腐制品的通用名稱”。
2.已注冊的商標(biāo)被提出撤銷的，以審查撤銷申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)
已注冊的商標(biāo)，在申請時或者核準(zhǔn)注冊時并不構(gòu)成核定商品的“通用名稱”，但是隨著后續(xù)不當(dāng)使用成為核定商品的通用名稱。此類情況，任何人可以向商標(biāo)局提出商標(biāo)撤銷程序。目前對于此類案件，法律規(guī)定注冊商標(biāo)變成商品通用名稱的，任何人可以向商標(biāo)局提出撤銷。
如上所述，客觀事實狀態(tài)是一個動態(tài)發(fā)展過程。商標(biāo)在被核準(zhǔn)注冊后，某個時間段可能變?yōu)橥ㄓ妹Q，也可能后續(xù)經(jīng)過使用再次獲得顯著性。因此已注冊的商標(biāo)被提出撤銷的，以審查撤銷申請時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)依據(jù)動態(tài)事實變化進行司法判定的標(biāo)準(zhǔn)。筆者尚未查詢到最高人民法院對此類案件涉及的“時間節(jié)點”問題作出明確的認(rèn)定。但在最高人民法院審理的“英山云霧”商標(biāo)無效宣告案件中，認(rèn)定“英山云霧”曾經(jīng)是英山縣“茶”商品的名稱，在訴爭商標(biāo)申請時，經(jīng)過使用取得了顯著性，不構(gòu)成“茶”商標(biāo)通用名稱。盡管該案件不是對已注冊商標(biāo)的撤銷案件，但是所體現(xiàn)的以審查時的客觀事實狀態(tài)為判斷標(biāo)準(zhǔn)，尊重動態(tài)變化標(biāo)準(zhǔn)的裁判標(biāo)準(zhǔn)是可以類推適用在撤銷案件中的。
（二）相關(guān)公眾的認(rèn)知
1.相關(guān)公眾的組成范圍
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第一款規(guī)定，相關(guān)公眾普遍認(rèn)為某一名稱能夠指代一類商品的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為約定俗成的通用名稱。由此可見，在判斷某名稱是否是某類商品的約定俗成的通用名稱，應(yīng)以某類商品的相關(guān)公眾為判斷基準(zhǔn)。某類商品的相關(guān)公眾包括該類商品的消費者、生產(chǎn)者、經(jīng)營者、管理者、研究者等。
在司法實踐中，通常提供消費者的評論、媒體報道、生產(chǎn)者和經(jīng)營者發(fā)布的信息、行業(yè)協(xié)會發(fā)布的文件、研究人員發(fā)布的專業(yè)文獻等材料中記載的內(nèi)容作為證據(jù)，予以證明相關(guān)公眾的認(rèn)知情況。在最高人民法院審理的“馬卡龍”商標(biāo)案件中，最高人民法院以消費者的評論和媒體報道作為判斷依據(jù)，認(rèn)定百度、淘寶等有關(guān)網(wǎng)站的搜索結(jié)果可以證明“馬卡龍”屬于“糕點、甜點”商品上通用名稱。在最高人民法院審理的“玉露”商標(biāo)案件中，最高人民法院以專業(yè)文獻作為判斷依據(jù)，認(rèn)定1979年全國高等農(nóng)業(yè)院校教材《制茶學(xué)》《名優(yōu)茶加工技術(shù)》、1979年版《中國名茶》、1988年版《中國茶史散論》等證明“玉露”是產(chǎn)于湖北恩施五峰山一帶的針性蒸青綠茶名稱。
2.相關(guān)公眾的地域范圍
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第二款規(guī)定，約定俗成的通用名稱一般以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的通常認(rèn)識為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于由于歷史傳統(tǒng)、風(fēng)土人情、地理環(huán)境等原因形成的相關(guān)市場固定的商品，在該相關(guān)市場內(nèi)通用的稱謂，人民法院可以認(rèn)定為通用名稱。由此可知，在判斷是否構(gòu)成通用名稱時，以“全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知”為一般原則，以“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知”為例外情形。
研究樣本均以“全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。對于“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知”這一例外情況，并未涉及。在商標(biāo)民事侵權(quán)案件中，最高人民法院公布的指導(dǎo)案例“魯錦”案以“相關(guān)市場內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知”作為判斷標(biāo)準(zhǔn)。該判決認(rèn)定：對于具有地域性特點的商品通用名稱，判斷其廣泛性應(yīng)以特定產(chǎn)區(qū)內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知為標(biāo)準(zhǔn)，而不應(yīng)以全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾認(rèn)知為標(biāo)準(zhǔn)。我國其他省份的手工棉紡織品不叫“魯錦”，并不影響“魯錦”專指山東地區(qū)特有的民間手工棉紡織品這一事實。因此在山東特定的市場中，被告在手工棉紡品上使用“魯錦”標(biāo)識不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。上述裁判思路可在商標(biāo)授權(quán)確權(quán)案件中予以參考適用。
3.不考量“相關(guān)公眾認(rèn)知”的例外
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第一款規(guī)定，法律認(rèn)定的通用名稱分為法定通用名稱和約定俗成通用名稱兩種。如法律或國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定訴爭商標(biāo)屬于商品通用名稱的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為法定通用名稱，不再考量相關(guān)公眾認(rèn)知的情況。筆者理解，法律之所以這么規(guī)定是因為法律、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定需要經(jīng)過復(fù)雜的程序；如果上述文件認(rèn)定一個名稱屬于某類商品的通用名稱，法院推定制定機關(guān)已經(jīng)考察了該商品相關(guān)公眾的認(rèn)知情況。基于對上述文件制定程序和結(jié)論的信賴，法院在審理案件中就不再單獨考察相關(guān)公眾的認(rèn)知情況。
?。ㄈ┥虡?biāo)申請人惡意
《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)規(guī)定》第十條第三款規(guī)定，訴爭商標(biāo)申請人明知或者應(yīng)知其申請注冊的商標(biāo)為部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱的，人民法院可以視其申請注冊的商標(biāo)為通用名稱。該條規(guī)定是《中華人民共和國商標(biāo)法》第七條誠實信用原則的具體體現(xiàn)。當(dāng)訴爭商標(biāo)在部分區(qū)域內(nèi)成為某商品約定俗成的商品名稱，即便依據(jù)全國范圍內(nèi)相關(guān)公眾的認(rèn)知，訴爭商標(biāo)達(dá)不到通用名稱的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，但是作為訴爭商標(biāo)的申請人在申請商標(biāo)之前，已經(jīng)知曉訴爭商標(biāo)在部分區(qū)域內(nèi)成為某商品約定俗成的商品名稱的話，法院可直接認(rèn)定訴爭商標(biāo)構(gòu)成通用名稱。
從目前公開的途徑，筆者尚未檢索到適用該條的案例。筆者認(rèn)為適用該條規(guī)定，主要是判斷商標(biāo)申請人是否具有申請惡意。在具體案件中，爭議焦點主要有兩個：一是訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成部分區(qū)域內(nèi)約定俗成的商品名稱；二是商標(biāo)申請人明知或應(yīng)知這一情況。案件當(dāng)事人應(yīng)圍繞上述爭議焦點進行舉證、質(zhì)證和說理。
四、結(jié)論
綜上所述，以商標(biāo)構(gòu)成通用名稱為由提起商標(biāo)確權(quán)爭議，首先，在程序上，要分析商標(biāo)在何時構(gòu)成“通用名稱”。如在核準(zhǔn)注冊之前構(gòu)成的，應(yīng)提出商標(biāo)無效宣告；如在核準(zhǔn)注冊之后構(gòu)成的，應(yīng)提出商標(biāo)撤銷。其次，在實體上，應(yīng)圍繞是否已有法律、國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定商標(biāo)構(gòu)成通用名稱、相關(guān)公眾認(rèn)知狀態(tài)和申請人是否具有惡意等因素，展開主訴或應(yīng)訴工作。