文/北京市集佳律師事務(wù)所 黎琳
現(xiàn)行《商標(biāo)法》第十一條規(guī)定了一些“不得作為商標(biāo)注冊”的情形，即：僅有本商品的通用名稱、圖形、型號的；僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點的；其他缺乏顯著特征的。若權(quán)利人提交注冊申請的標(biāo)志屬于上述情形，國家知識產(chǎn)權(quán)局將有可能駁回。不過，該條第二款給一些缺乏顯著特征的標(biāo)志開了一個可以注冊的窗口：若“前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識別的”，可以作為商標(biāo)注冊。因此，權(quán)利人收到“缺乏顯著特征”的駁回通知時，可以參考國家知識產(chǎn)權(quán)局和法院的裁判標(biāo)準(zhǔn)來判斷：是否可以嘗試爭辯該標(biāo)志“經(jīng)過使用獲得了顯著特征”。
國家知識產(chǎn)權(quán)局認為，審查經(jīng)過使用取得顯著特征的標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)綜合考慮下列因素：（1）相關(guān)公眾對該標(biāo)志的認知情況；（2）該標(biāo)志在指定商品/服務(wù)上實際使用的時間、使用方式及同行業(yè)使用情況；（3）使用該標(biāo)志的商品/服務(wù)的生產(chǎn)、銷售、廣告宣傳情況及使用該標(biāo)志的商品/服務(wù)本身的特點；（4）使該標(biāo)志取得顯著特征的其他因素。最高人民法院《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的規(guī)定》第七條也做出如下規(guī)定：“人民法院審查訴爭商標(biāo)是否具有顯著特征，應(yīng)當(dāng)根據(jù)商標(biāo)所指定使用商品的相關(guān)公眾的通常認識，判斷該商標(biāo)整體上是否具有顯著特征。”律師辦案實踐中，一般會建議權(quán)利人圍繞上述國家知識產(chǎn)權(quán)局和最高人民法院的裁判標(biāo)準(zhǔn)來提交相應(yīng)證據(jù)。
在北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理的（2015）京知行初字第5133號行政糾紛案中，商標(biāo)權(quán)人在第20類家具等商品上申請注冊“ 
”商標(biāo)，商標(biāo)局以“該商標(biāo)僅由兩個普通印刷體形式的英文字母組成，缺乏顯著特征，違反《商標(biāo)法》第十一條第一款第(三)項”為由駁回。權(quán)利人主張，“ ”商標(biāo)經(jīng)過了獨特設(shè)計，其創(chuàng)意來源于自身的中文商標(biāo)“曲美”的拼音首字母，不僅本身具備顯著特征，而且作為權(quán)利人的馳名商標(biāo)“曲美QM及圖”的組成部分，早已在20類上注冊；同時，經(jīng)過權(quán)利人長期、大量而廣泛的宣傳使用，“ ”標(biāo)志已取得了較高的知名度，顯著性大大增強，因而可以作為商標(biāo)注冊。本案中提交了“ ”與“曲美”共同使用的大量頁面，及“ ”與“曲美”文字一并被認定為馳名商標(biāo)的文件，以證實“ ”經(jīng)過使用獲得了顯著特征。北京知識產(chǎn)權(quán)法院審理后認為，“ ”的字體與字母的普通表現(xiàn)形式差別并不大，故其自身的顯著性還是較低的，但根據(jù)在案證據(jù)，可以證實“ ”經(jīng)過使用已與權(quán)利人及其“曲美”文字商標(biāo)形成了唯一對應(yīng)關(guān)系，已成為權(quán)利人商品的重要識別標(biāo)識，為相關(guān)消費者所熟悉和認可，從而已具有商標(biāo)的顯著性和識別功能。最終，北京知識產(chǎn)權(quán)法院根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第二款判決撤銷國家知識產(chǎn)權(quán)局的駁回決定。
在北京市高級人民法院審理的（2025）京行終1326號行政糾紛案中，商標(biāo)權(quán)人在第9類電動汽車用充電樁等商品上申請注冊“特來電”商標(biāo)，國家知識產(chǎn)權(quán)局以“不易被消費者作為區(qū)分商品來源的標(biāo)識加以識別，缺乏商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十一條第一款第(三)項所指情形”為由駁回。權(quán)利人主張，“特來電”作為注冊商標(biāo)，本身就具備很強的固有顯著性，上訴人已在第9類取得多件“特來電”商標(biāo)注冊證，證實“特來電”三字具備注冊商標(biāo)應(yīng)有的顯著特征；而且，經(jīng)過上訴人的長期宣傳使用，“特來電”商標(biāo)的顯著性進一步增強，已在相關(guān)公眾中建立了較高影響力、認知習(xí)慣和知名度。權(quán)利人在二審階段提交了在第9類在先注冊的“特來電”商標(biāo)注冊證、國家標(biāo)準(zhǔn)、從2015年開始使用“特來電”作為企業(yè)字號和商標(biāo)的宣傳證據(jù)、2016年起覆蓋全國33個省、市、自治區(qū)和特別行政區(qū)的銷售證據(jù)、2016年起“特來電”商標(biāo)獲得的榮譽證書、2017年起的行業(yè)年度排名報告、年度審計報告等，以證實權(quán)利人對“特來電”商標(biāo)長達十年的使用已使其獲得了顯著性。北京市高級人民法院審理后認為：在案證據(jù)可以證實權(quán)利人廣泛、持續(xù)的宣傳和使用，使用“特來電”標(biāo)志的“電動汽車用充電樁；電動運載工具用充電樁”等商品已在國內(nèi)的電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域中具有較廣的銷售區(qū)域，已為相關(guān)公眾廣泛知曉且具有一定知名度，從而使得“特來電”商標(biāo)指定使用在四項商品上已具有顯著性。最終，北京市高級人民法院根據(jù)《商標(biāo)法》第十一條第二款判決撤銷一審判決和國家知識產(chǎn)權(quán)局的駁回決定。
從上述兩個典型案例可以看出：在“標(biāo)志本身固有顯著性較弱”這一缺陷較難克服的情況下，權(quán)利人可以通過積極提交證據(jù)、證實標(biāo)志經(jīng)過使用獲得了顯著性，從而使得顯著性較弱的標(biāo)志成功注冊為商標(biāo)。從提交的證據(jù)來看，要么知名度非常高（例如曾有作為馳名商標(biāo)受保護的記錄），要么使用的時間較長且有持續(xù)性、使用的范圍較廣，所有證據(jù)的目的是為了證實該標(biāo)志與權(quán)利人已建立起唯一對應(yīng)關(guān)系，消費者事實上已將該標(biāo)志作為商標(biāo)加以識別，因而該標(biāo)志起到了區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用可以作為商標(biāo)注冊。