文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 王杉
在經(jīng)濟(jì)全球化背景下，企業(yè)進(jìn)行海外專利布局越來越重要，但高昂的申請(qǐng)成本與復(fù)雜的審查標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成了挑戰(zhàn)。PCT體系不僅為申請(qǐng)人提供了決策緩沖期，更通過多種修改可能性賦予專利文件優(yōu)化的空間。
本文主要討論P(yáng)CT申請(qǐng)的申請(qǐng)文件，即說明書、權(quán)利要求書和附圖在各個(gè)階段的修改。
一、PCT制度的概述
PCT全稱——Patent Cooperation Treaty，專利合作條約
1.傳統(tǒng)專利制度
本國(guó)專利申請(qǐng)后12個(gè)月內(nèi)提交多件國(guó)外申請(qǐng)，根據(jù)《巴黎公約》要求優(yōu)先權(quán)。
2.PCT制度
本國(guó)專利申請(qǐng)后12個(gè)月內(nèi)根據(jù)PCT提交國(guó)際申請(qǐng)，要求《巴黎公約》優(yōu)先權(quán)，“國(guó)家階段”在30個(gè)月時(shí)開始。
摘自WIPO的《專利合作條約（PCT）研討會(huì)資料》
通過PCT制度，申請(qǐng)人可大幅降低初期負(fù)擔(dān)，同時(shí)保留全球布局的靈活性。
二、PCT申請(qǐng)文件的修改機(jī)會(huì)
（一）修改申請(qǐng)文件的缺陷
在提交申請(qǐng)之后發(fā)現(xiàn)申請(qǐng)文件中的缺陷，即遺漏或錯(cuò)誤提交說明書、權(quán)利要求書或附圖時(shí)，可以進(jìn)行援引加入或進(jìn)行補(bǔ)充/更正。
通過援引加入（Incorporation by Reference）來修改申請(qǐng)文件的條件是必須已在原始申請(qǐng)日要求優(yōu)先權(quán)并且優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)含有正確的內(nèi)容。需要自申請(qǐng)日起或者自補(bǔ)正通知書（《遺漏部分通知》（Notice of Omitted Parts））起兩個(gè)月向受理局（RO）提交相關(guān)文件，包括：遺漏的頁(yè)面或正確的頁(yè)面，在先申請(qǐng)文件副本，指明涉及部分在優(yōu)先權(quán)文件中何處。
?如果成功援引加入遺漏的或正確的內(nèi)容，則該內(nèi)容將被視為已經(jīng)包含在原始提交的國(guó)際申請(qǐng)中并且原國(guó)際申請(qǐng)日維持不變。錯(cuò)誤提交的內(nèi)容保留在申請(qǐng)中（作為申請(qǐng)的一部分公布）。
?如果援引加入的要求未全部滿足（例如遺漏項(xiàng)目或部分未完全包含于在先申請(qǐng)中），則修改被視為補(bǔ)充/更正，國(guó)際申請(qǐng)日將變?yōu)檩^晚的申請(qǐng)日（遺漏的或正確的文件的收到日），錯(cuò)誤提交的內(nèi)容會(huì)從申請(qǐng)中移除（不會(huì)公開）；否則申請(qǐng)人也可以請(qǐng)求將遺漏部分或正確的部分不予考慮，從而維持原國(guó)際申請(qǐng)日。
還要說明的是，通過援引加入機(jī)制補(bǔ)交遺漏內(nèi)容后，進(jìn)入國(guó)家階段時(shí)需明確聲明國(guó)際階段援引加入的具體內(nèi)容（如段落、附圖編號(hào)等）以及對(duì)應(yīng)的優(yōu)先權(quán)文件出處（優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)?zhí)枴⑷掌诘龋４送猓尤氲膬?nèi)容必須一并翻譯，且與原始優(yōu)先權(quán)文件一致。
案例1：申請(qǐng)人錯(cuò)誤地提交了PCT申請(qǐng)的附圖（圖個(gè)數(shù)和內(nèi)容相差極大），在進(jìn)入國(guó)家階段想將附圖修改為與優(yōu)先權(quán)申請(qǐng)的附圖一致。
在本案中，申請(qǐng)人無法在進(jìn)入國(guó)家階段對(duì)附圖進(jìn)行修改，因?yàn)檫M(jìn)入國(guó)家階段的修改不應(yīng)超出國(guó)際申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)對(duì)發(fā)明公開的范圍。
在此情況下，申請(qǐng)人可嘗試請(qǐng)求PCT申請(qǐng)的受理局發(fā)出通知書，以獲得在進(jìn)入國(guó)家階段之前在國(guó)際階段修改附圖的機(jī)會(huì)。如果成功援引加入正確的內(nèi)容，則該內(nèi)容將被視為已經(jīng)包含在原始提交的國(guó)際申請(qǐng)中，從而基于該內(nèi)容可進(jìn)行國(guó)家階段的附圖修改。
（二）申請(qǐng)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容修改
除了修改申請(qǐng)文件的缺陷外，按照PCT條約及其細(xì)則的規(guī)定，申請(qǐng)人可通過國(guó)際階段和國(guó)家階段的多次修改機(jī)會(huì)優(yōu)化專利申請(qǐng)文件的實(shí)質(zhì)性內(nèi)容。以下分階段進(jìn)行詳細(xì)說明。
1.國(guó)際階段
國(guó)際階段包括由國(guó)際檢索單位進(jìn)行的國(guó)際檢索（Chapter I）和由國(guó)際初步審查單位進(jìn)行的國(guó)際初步審查（Chapter II），修改機(jī)會(huì)如下：
（1）Chapter I階段的修改——根據(jù)條約第19條的修改
適用條件：在收到國(guó)際檢索報(bào)告（ISR）后；
修改范圍：僅權(quán)利要求書；
時(shí)間窗口：在國(guó)際檢索報(bào)告寄出之日起2個(gè)月或者自優(yōu)先權(quán)之日起16個(gè)月內(nèi)（以后到期日期為準(zhǔn)）有一次提交機(jī)會(huì)；
提交對(duì)象：國(guó)際局（IB）；
作用：快速回應(yīng)ISR中的負(fù)面結(jié)論（如新穎性/創(chuàng)造性缺陷）。將會(huì)作為國(guó)際申請(qǐng)的一部分，與原始提交的權(quán)利要求書一起在18個(gè)月時(shí)公布。通常為了更好地確定臨時(shí)保護(hù)范圍，公布的文本將包含第19條修改后的權(quán)利要求。
（2） Chapter II階段的修改——根據(jù)條約34條的修改
適用條件：在國(guó)際初步審查（Chapter II）程序中；
修改范圍：權(quán)利要求書、說明書、附圖；
時(shí)間窗口：自優(yōu)先權(quán)之日起22個(gè)月或國(guó)際檢索報(bào)告?zhèn)魉椭掌?個(gè)月內(nèi)（以后到期日期為準(zhǔn)）提出，修改可在國(guó)際初步審查報(bào)告（IPER）出具前多次提交（通常截止至28個(gè)月內(nèi)）；
提交對(duì)象：國(guó)際初步審查單位（IPEA）；
作用：通過修改回應(yīng)國(guó)際檢索單位（ISA）的書面意見（WO/ISA）或IPEA的臨時(shí)意見，爭(zhēng)取更有利的國(guó)際初步審查報(bào)告（IPER）結(jié)論。
根據(jù)條約34條的修改文本會(huì)作為國(guó)際初步審查報(bào)告的附件一并公布，如申請(qǐng)人想要在進(jìn)入國(guó)家階段時(shí)指明依據(jù)34條修改內(nèi)容進(jìn)行審查，則需確保相應(yīng)譯文與國(guó)際初步審查報(bào)告附件保持一致。
案例2：申請(qǐng)人在國(guó)際階段提交了34條修改，并隨后進(jìn)行多次修改。
優(yōu)先權(quán)日：2023年2月16日
國(guó)際申請(qǐng)日：2024年2月13日
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事項(xiàng) |
發(fā)生日期 |
說明及法律依據(jù) |
關(guān)鍵期限 |
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提出PCT申請(qǐng) |
2024-02-13 |
在12個(gè)月優(yōu)先權(quán)期限屆滿前提交PCT申請(qǐng)，成功要求了2023-02-16的優(yōu)先權(quán)。 |
自優(yōu)先權(quán)日起12個(gè)月內(nèi) |
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收到國(guó)際檢索報(bào)告(ISR)和書面意見(WO) |
2024-05-27 |
由國(guó)際檢索單位(ISA)發(fā)出，首次對(duì)發(fā)明的新穎性、創(chuàng)造性等做出官方評(píng)價(jià)。 |
自國(guó)際申請(qǐng)日起3個(gè)月內(nèi)或自優(yōu)先權(quán)日起9個(gè)月內(nèi) |
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提交國(guó)際初步審查要求書（Chapter II Demand） |
2024-12-04 |
啟動(dòng)Chapter II程序。要求書中包含了對(duì)權(quán)利要求的修改（Art. 34），以回應(yīng)之前收到的書面意見(WO)。 |
自優(yōu)先權(quán)之日起22個(gè)月內(nèi)或自收到ISR和WO之日起3個(gè)月內(nèi) |
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收到IPEA的書面意見 |
2025-02-14 |
國(guó)際初步審查單位(IPEA)基于修改后的申請(qǐng)文本發(fā)出的審查意見（IPEA/408）。 |
答復(fù)期限：2個(gè)月 |
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答復(fù)書面意見并再次修改權(quán)利要求 |
2025-03-21 |
申請(qǐng)人在2個(gè)月期限內(nèi)對(duì)IPEA的書面意見進(jìn)行了答復(fù)和爭(zhēng)辯，并進(jìn)一步修改了權(quán)利要求。 |
在2025-04-14截止前完成 |
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IPEA與申請(qǐng)人進(jìn)行非正式通信 |
2025-05-12 |
IPEA審查員與申請(qǐng)人代理進(jìn)行溝通討論，以尋求達(dá)成一致。 |
非正式程序 |
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收到關(guān)于非正式通信的備注通知 |
2025-05-16 |
IPEA發(fā)出正式通知（通知號(hào)：IPEA/428），記錄此前討論的要點(diǎn)和后續(xù)要求。 |
答復(fù)期限：10天 |
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根據(jù)討論提交最終修改 |
2025-05-19 |
申請(qǐng)人根據(jù)5月16日的溝通，依據(jù)《PCT細(xì)則》66.6提交了經(jīng)討論的修改文本。 |
在2025-05-26截止前完成 |
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發(fā)出可專利性的國(guó)際初步報(bào)告（IPRP Chapter II） |
2025-06-03 |
IPEA發(fā)出正面報(bào)告（IPEA/409），認(rèn)為修改后的權(quán)利要求具備新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實(shí)用性。 |
通常自啟動(dòng)Chapter II起6-8個(gè)月內(nèi) |
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進(jìn)入國(guó)家階段 |
2025-08-16 |
辦理進(jìn)入所需國(guó)家的手續(xù)（付費(fèi)、提交譯文（含34條修改譯文）等）。 |
自優(yōu)先權(quán)日起30個(gè)月 |
本案申請(qǐng)人在收到不太樂觀的國(guó)際檢索報(bào)告（ISR/WO）后，選擇了啟動(dòng)Chapter II程序。經(jīng)過申請(qǐng)人與國(guó)際初步審查單位的審查員進(jìn)行了多輪有效溝通（兩次書面修改+一次電話討論），最終將審查結(jié)果從最初的負(fù)面意見轉(zhuǎn)變?yōu)檎娴膰?guó)際初步審查報(bào)告（IPRP Chapter II）。這份報(bào)告將有助于該申請(qǐng)?jiān)诤罄m(xù)進(jìn)入中國(guó)等國(guó)家階段時(shí)的審查，可能加快審查進(jìn)程并提高授權(quán)概率。
2.國(guó)家階段
在進(jìn)入國(guó)家階段前，申請(qǐng)人可結(jié)合國(guó)際檢索報(bào)告、可選的國(guó)際初步審查報(bào)告、目標(biāo)市場(chǎng)法律及商業(yè)需求，制定系統(tǒng)性修改方案以及針對(duì)各國(guó)專利實(shí)踐做適應(yīng)性修改。
根據(jù)條約第28條的修改：未請(qǐng)求Chapter II時(shí)，向指定局（DO）提交修改。（如今，提交PCT申請(qǐng)時(shí)通常會(huì)自動(dòng)指定所有締約國(guó)）
根據(jù)條約第41條的修改：請(qǐng)求Chapter II后，向選定局（EO）提交修改。
第28條和第41條規(guī)定內(nèi)容實(shí)質(zhì)上一致。*
*“指定局”和“選定局”本質(zhì)上是同一個(gè)國(guó)家專利局在不同PCT程序階段的稱呼，其核心區(qū)別在于申請(qǐng)人是否要求了國(guó)際初步審查（Chapter II）
修改范圍：權(quán)利要求書、說明書和附圖
時(shí)間窗口：通常在國(guó)家專利局提交國(guó)家階段申請(qǐng)文件的同時(shí)提交
提交對(duì)象：指定局/選定局
根據(jù)《專利合作條約》第 19條、第34 條、第28條及第41條的修改均不應(yīng)超出國(guó)際申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)對(duì)發(fā)明公開的范圍。
修改機(jī)會(huì)對(duì)比表
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階段 |
修改依據(jù) |
時(shí)間窗口 |
修改范圍 |
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Chapter I |
第19條 |
ISR后2個(gè)月內(nèi) |
ISR后2個(gè)月內(nèi) |
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Chapter II |
第34條 |
IPER出具前（≤28個(gè)月） |
權(quán)利要求書、說明書、附圖 |
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國(guó)家階段 |
第28/41條 |
進(jìn)入國(guó)家階段時(shí)（30個(gè)月內(nèi)） |
權(quán)利要求書、說明書、附圖 |
三、總結(jié)
PCT體系通過國(guó)際階段和國(guó)家階段的多重修改機(jī)會(huì)可以修正PCT申請(qǐng)文件中的缺陷以及針對(duì)該申請(qǐng)使申請(qǐng)人的利益最大化。尤其是通過階段性修改（如國(guó)際公布前，ISR后、IPER前、國(guó)家審查前）逐步完善文本，節(jié)省成本且高效地提升在各個(gè)國(guó)家授權(quán)率。
本文內(nèi)容僅為筆者基于搜集的資料和專利實(shí)踐撰寫而成，涉及對(duì)PCT申請(qǐng)過程中修改機(jī)會(huì)的一般性介紹。具體操作需依據(jù)各國(guó)法律法規(guī)、PCT實(shí)施細(xì)則及官方指南，并建議在專業(yè)專利代理師或律師的指導(dǎo)下進(jìn)行。
參考資料：
1.專利合作條約（PCT）研討會(huì)資料 https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-zh-pct-seminar.pdf
2.《PCT申請(qǐng)人指南》https://www.wipo.int/zh/web/pct-system/guide/index