文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 嚴(yán)雨蒙
在加拿大，任何人均可依據(jù)《商標(biāo)法》第45條（section 45 of the Trademarks Act）向加拿大知識產(chǎn)權(quán)局申請撤銷連續(xù)三年未在加拿大實(shí)際使用的注冊商標(biāo)。該撤銷制度旨在清理“僵尸商標(biāo)”，釋放商標(biāo)資源。該撤銷程序提起門檻低，無利害關(guān)系人要求。如果一個商標(biāo)在三年內(nèi)未被使用，而在被依據(jù)《商標(biāo)法》第45條提起撤銷時，又不存在可被接受的不使用“特殊情況”，該商標(biāo)注冊便可能被撤銷，而加拿大實(shí)踐中認(rèn)可的能將不使用合理化的理由通常僅限于不可抗力、政府政策性限制、破產(chǎn)清算等不可歸責(zé)于商標(biāo)注冊人的正當(dāng)事由。
在商標(biāo)收購過程中，對受讓方而言，存在支付對價后商標(biāo)因連續(xù)三年不使用被撤銷的風(fēng)險和擔(dān)憂。關(guān)于第45條項(xiàng)下哪些情形構(gòu)成可被接受的不使用“特殊情況”，近期加拿大聯(lián)邦上訴法院（Federal Court of Appeal）在Centric Brands Holding LLC v. Stikeman Elliott LLP, 2025 FCA 161商標(biāo)撤銷一案中判決：商標(biāo)的近期收購可以構(gòu)成合理化不使用的特殊情況，并對這一例外情形何時及如何適用提供了指導(dǎo)。
在實(shí)務(wù)層面，該判決增強(qiáng)了商標(biāo)購買者的信心：在許多情況下，收購商標(biāo)后將有一段“寬限期”，商標(biāo)受讓方在此期間可安排恢復(fù)使用，而不會立即面臨因商標(biāo)不使用而被撤銷的風(fēng)險。同時，該上訴法院的意見也為商標(biāo)收購后未立即使用的風(fēng)險管理問題提供了重要指引。
一、案件背景與爭議焦點(diǎn)
該案中，上訴人Centric Brands Holding LLC（以下簡稱“Centric”）于2018年6月27日與賣方簽署商標(biāo)購買與轉(zhuǎn)讓協(xié)議，擬收購包括加拿大注冊商標(biāo)“AVIREX”（注冊號TMA 423,520）在內(nèi)的數(shù)百項(xiàng)知識產(chǎn)權(quán)。該交易于同年10月29日正式交割，該交割日即加拿大知識產(chǎn)權(quán)局（CIPO）所登記的第TMA 423,520號注冊商標(biāo)的權(quán)屬轉(zhuǎn)移至買方Centric之日。然而，就在交易完成前的10月12日，被上訴人Stikeman Elliott LLP依據(jù)《商標(biāo)法》第45條對前述注冊商標(biāo)提起不使用撤銷，要求Centric提交該商標(biāo)在過去三年內(nèi)的使用證據(jù)或說明不使用的正當(dāng)理由。
Centric作為商標(biāo)新權(quán)利人提交證據(jù)稱，交易為善意達(dá)成，且在簽約后至交割期間，其尚無法取得前權(quán)利人的經(jīng)營記錄與市場資料，因此未能立即在加拿大恢復(fù)商標(biāo)使用。注冊官最終認(rèn)定該商標(biāo)在相關(guān)期間無使用，且不存在足以合理解釋不使用的“特殊情況”，判決對該商標(biāo)注冊應(yīng)予撤銷。Centric不服，針對該判決向加拿大聯(lián)邦法院（Federal Court of Canada）申請司法復(fù)審，主張其于“相關(guān)期間”末期，即不使用撤銷提起之日前的三年期間的末尾簽署商標(biāo)收購協(xié)議，構(gòu)成“特殊情況”，其未使用應(yīng)被接受，并引用了下級法院形成的“新所有人法理（New Owner Jurisprudence）”。
所謂“新所有人法理（New Owner Jurisprudence）”，是加拿大下級法院在過去約30年中逐漸形成的一項(xiàng)司法原則，用于解釋“特殊情況”的適用范圍。該法理基于對商標(biāo)收購?fù)瓿珊蟛⒎强偰芰⒖袒謴?fù)使用這一商業(yè)現(xiàn)實(shí)的承認(rèn)，核心觀點(diǎn)是：只要能證明其有真實(shí)的使用意圖和客觀的過渡期，新所有人不必解釋前所有人為何未使用該商標(biāo)，該情形可被視為“特殊情況”而接受短期不使用。
本案Centric尋求該法理的保護(hù)，而聯(lián)邦法院認(rèn)為，Centric在相關(guān)三年期間內(nèi)尚非據(jù)爭商標(biāo)的“新所有人”，因交易于該期間結(jié)束后的2018年10月29日才進(jìn)行交割，Centric不得援引“新所有人法理”，故判決駁回上訴，維持注冊官撤銷決定。
Centric不服，繼續(xù)上訴至聯(lián)邦上訴法院。該案在上訴法院階段的爭議焦點(diǎn)為：商標(biāo)的近期收購是否可構(gòu)成第45條項(xiàng)下“特殊情況”？已簽署協(xié)議但尚未完成實(shí)際交割的商標(biāo)購買能否使買方獲得“新所有人”地位，從而享有合理的使用準(zhǔn)備期而免除收購后短期內(nèi)未使用商標(biāo)的后果？
二、聯(lián)邦上訴法院的分析與判決
聯(lián)邦上訴法院合議庭在判決中明確指出，第45條的文本、語境及立法目的均未排除“新所有人”構(gòu)成特殊情況的可能性。該院強(qiáng)調(diào)，特殊情況必須同時滿足兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)：（i）在多數(shù)不使用情形中并不常見；（ii）是導(dǎo)致不使用的原因。
1.對“新所有人法理”的確認(rèn)
聯(lián)邦上訴法院援引下級法院過往約30年的判例，確認(rèn)“新所有人法理”長期作為加拿大司法實(shí)踐的一部分，具有正當(dāng)性與合理性。法院指出，商標(biāo)收購人通常需要合理時間以完成品牌整合、供應(yīng)鏈更新、包裝及營銷調(diào)整，要求新權(quán)利人解釋前權(quán)利人不使用商標(biāo)的原因“過于技術(shù)化”。因此，只要新權(quán)利人能說明其在合理期限內(nèi)積極籌備使用，即可構(gòu)成特殊情況。
聯(lián)邦上訴法院更進(jìn)一步確立了具有普遍指導(dǎo)意義的重要規(guī)則：該法理一般應(yīng)當(dāng)予以適用，除非存在相反理由（“This principle should apply unless there are reasons that it should not”）。
2.對原審法院的糾正
聯(lián)邦上訴法院認(rèn)為，原審法院（即加拿大聯(lián)邦法院）以“交易尚未交割”為由拒絕適用“新所有人法理”屬于法律適用錯誤。法院指出，簽署購買協(xié)議本身即可顯示買方對商標(biāo)的真實(shí)意圖及未來使用計(jì)劃，應(yīng)被納入“特殊情況”考量范圍。
若堅(jiān)持以交割日為分界，將鼓勵市場中的“惡意行為”，即第三方可能在商標(biāo)交易公開后、交割完成前短期內(nèi)故意發(fā)起第45條撤銷程序，阻止商標(biāo)轉(zhuǎn)讓順利完成。聯(lián)邦上訴法院明確指出，這類行為與第45條的立法目的相悖，因?yàn)樯虡?biāo)收購本身旨在促成商標(biāo)重新投入使用，而非坐視一個商標(biāo)成為“死木（deadwood）”。
3.特殊情況的適用
在本案中，從Centric簽署購買協(xié)議（2018年6月27日）至不使用撤銷程序啟動之日（2018年10月12日）僅約3個半月。聯(lián)邦上訴法院認(rèn)為，這一時間之短以及收購過程的真實(shí)性足以構(gòu)成特殊情況。該院指出：“收購行為本身顯示該商標(biāo)并非‘死木’，而體現(xiàn)了未來恢復(fù)使用的意圖。”據(jù)此，聯(lián)邦上訴法院撤銷了商標(biāo)注冊決定，維持了Centric對據(jù)爭商標(biāo)享有的注冊權(quán)。
三、對商標(biāo)收購方的啟示以及關(guān)聯(lián)公司間商標(biāo)權(quán)屬轉(zhuǎn)移情形的延伸思考
對于典型商標(biāo)收購行為中的買受方來說，本案提供了重要的風(fēng)險管理啟示。加拿大聯(lián)邦上訴法院在 Centric Brands 案中明確承認(rèn)“新所有人法理”，且認(rèn)可即使在不使用撤銷程序的三年相關(guān)期間內(nèi)，商標(biāo)收購方因?qū)嶋H交割尚未完成，形式上還不是商標(biāo)所有人，收購方也可主張“新所有人”的地位并受其保護(hù)，即使暫未恢復(fù)商標(biāo)使用，只要能證明交易真實(shí)且有實(shí)際恢復(fù)使用的計(jì)劃，即可在一定程度上獲得法律上的“合理準(zhǔn)備期”。然而，這一原則并非無條件豁免。收購方在實(shí)踐中仍應(yīng)謹(jǐn)慎操作。首先，應(yīng)在簽署或完成交易后立即審視被收購商標(biāo)的使用狀態(tài)，特別是注冊已滿三年的商標(biāo)，評估是否可能在短期內(nèi)遭遇第45條不使用挑戰(zhàn)。其次，應(yīng)保留充分的交易與盡調(diào)文件，包括購買協(xié)議、內(nèi)部使用計(jì)劃、品牌整合時間表及相關(guān)通信，以便在未來被質(zhì)疑時證明該收購系真實(shí)商業(yè)交易，且具備恢復(fù)使用的真實(shí)意圖和計(jì)劃。第三，應(yīng)當(dāng)認(rèn)識到聯(lián)邦上訴法院并未確立固定的“安全期限”，僅強(qiáng)調(diào)“合理時間”的概念，這將賦予法官在個案中較大的自由裁量權(quán)。若買受方在收購后長時間（例如超過六個月至一年，個案中視案件具體情況法官可能酌情裁量）仍未采取任何實(shí)際使用措施，仍可能被認(rèn)定不構(gòu)成“特殊情況”。
除了典型的商標(biāo)收購行為外，企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司之間的商標(biāo)權(quán)屬調(diào)整也可能觸發(fā)第45條風(fēng)險，亦可參照Centric案中的邏輯進(jìn)行風(fēng)險管理。母公司與子公司或關(guān)聯(lián)實(shí)體間的商標(biāo)劃撥，若伴隨持續(xù)經(jīng)營目的并有計(jì)劃地過渡使用，亦可能構(gòu)成“特殊情況”；但若僅為形式上的權(quán)屬轉(zhuǎn)移、無實(shí)際商業(yè)意圖，則難以獲得相同保護(hù)。因此，建議企業(yè)在集團(tuán)內(nèi)進(jìn)行商標(biāo)權(quán)屬調(diào)整時，如無法立即以新主體的名義恢復(fù)對商標(biāo)的使用，應(yīng)妥善保存交易與內(nèi)部決策文件，盡早規(guī)劃商標(biāo)實(shí)際使用或授權(quán)使用安排并留存相關(guān)的規(guī)劃、計(jì)劃書，以備必要時構(gòu)建商標(biāo)轉(zhuǎn)讓系正常商業(yè)行為、新所有方對該商標(biāo)已有真實(shí)善意的使用意圖的完整證據(jù)鏈條，主張構(gòu)成“特殊情況”，從而保護(hù)注冊商標(biāo)不被撤銷。
結(jié)語
Centric Brands案確立了加拿大《商標(biāo)法》第45條不使用撤銷制度下的重要原則：新所有人收購商標(biāo)后，短期內(nèi)未能立即恢復(fù)使用的情形，可在特定條件下被視為“特殊情況”并獲救濟(jì)，且商標(biāo)收購方可主張“新所有人”地位的起算時間節(jié)點(diǎn)不一定要在商標(biāo)交割實(shí)際完成后。聯(lián)邦上訴法院這一判決不僅平衡了商標(biāo)使用義務(wù)與商業(yè)交易現(xiàn)實(shí)，也為善意的品牌并購與集團(tuán)內(nèi)部商標(biāo)權(quán)屬調(diào)整行為提供了一定的保護(hù)，并提示企業(yè)操作上的注意事項(xiàng)。但Centric Brands 案同時也提醒了商標(biāo)買受方收購商標(biāo)后“合理準(zhǔn)備期”并非無限寬限，而是一項(xiàng)以善意、真實(shí)交易及積極使用計(jì)劃為基礎(chǔ)的有限豁免。商標(biāo)收購后應(yīng)盡快建立使用或授權(quán)使用安排，將商標(biāo)投入實(shí)際市場經(jīng)營，以鞏固其注冊穩(wěn)定性并避免未來的不使用風(fēng)險。