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事件の事実：
特許権者であるM-I有限公司は世界最大の多國(guó)籍油田技術(shù)サービスグループ企業(yè)のシュルンベルジェの傘下にある。シュルンベルジェおよびその傘下の各子會(huì)社と関連會(huì)社は油田技術(shù)の各分野において大量の基本特許を保有している。
M-I有限公司は2019年下半期に河北省の某機(jī)械製造有限公司について米國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)において関稅法337條調(diào)査手続きを開始し、さらに中國(guó)北京知識(shí)産権法院において複數(shù)件の特許権侵害訴訟を提起した。
上述の特許権侵害訴訟に係るM-I有限公司が保有するフレームとスクリーンに関する中國(guó)の特許およびそのファミリー特許について、河北省の某機(jī)械製造有限公司は請(qǐng)求人として2019年末と2020年初頭にそれぞれ國(guó)家知識(shí)産権局に無効審判を請(qǐng)求した。2件の無効審判請(qǐng)求において、請(qǐng)求人は大量の証拠を列挙し、技術(shù)的特徴を組み合わせる方式により係爭(zhēng)特許が進(jìn)歩性を欠くことを証明しようとした。
法院の判決：
集佳チームは係爭(zhēng)特許の技術(shù)的解決手段および関連の先行技術(shù)について詳細(xì)に説明し、専利審査ガイドラインにおける3ステップ法の評(píng)価基準(zhǔn)に基づき十分な理由の説明および緻密な分析を行った結(jié)果、國(guó)家知識(shí)産権局は2件の特許権のすべての有効性を維持するとの審決を下した。
事件の評(píng)論?分析：
2件の爭(zhēng)點(diǎn)は次のとおりである。區(qū)別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題をどのように認(rèn)定するか、およびこれに基づき先行技術(shù)が示唆を與えたか否かをどのように認(rèn)定するか。
例えば、係爭(zhēng)特許の無効審判請(qǐng)求において、請(qǐng)求人と特許権者が共に認(rèn)めているが、特許の請(qǐng)求項(xiàng)1と証拠1、証拠2または証拠6の相違點(diǎn)は少なくとも次のとおりである。成形プラスチックフレームの辺縁部はそれらの四隅の角部で連結(jié)し、周辺の補(bǔ)強(qiáng)部品を限定した金屬製箱型斷面部材により內(nèi)部から補(bǔ)強(qiáng)されており、前記金屬線の端部は前記金屬製箱型斷面部材上で固定されている。區(qū)別される技術(shù)的特徴について、請(qǐng)求人の見解によると、その役割とはスクリーンフレーム全體の強(qiáng)度を高めることであり、証拠3～7のいずれも金屬製箱型斷面角パイプ部材を四隅の辺縁部とすることによりスクリーンフレーム全體の強(qiáng)度を強(qiáng)化することができるという技術(shù)方案を公開しており、役割が同じである以上、技術(shù)的示唆を當(dāng)然與えるものであることから、請(qǐng)求項(xiàng)1はそれらの組合せと比べると進(jìn)歩性に欠ける。しかし実際は、係爭(zhēng)特許の背景技術(shù)を踏まえると分かるが、発明者が本発明を思い付いた時(shí)に直面した技術(shù)的課題とはスクリーンの過度の振動(dòng)、流體の迂回、密閉部品の損壊、過度の飛び散りなどの問題であり、発明者の創(chuàng)造的労働を通じて、スクリーンフレームの強(qiáng)度を向上させることによりその過度の振動(dòng)およびその他の問題を防止することができることを発見した。したがって、上述の區(qū)別される技術(shù)的特徴に基づき、係爭(zhēng)特許が実際に解決しようとする技術(shù)的課題はスクリーンフレームの強(qiáng)度の向上および使用中の過度の振動(dòng)の防止とすべきである。しかし當(dāng)該技術(shù)的課題の解決において、その他の先行技術(shù)はいかなる示唆も與えておらず、技術(shù)的思想すらも完全に異なっている。合議體はこれに基づき特許の有効性を維持した。
もう1つの特許についても似たような狀況が存在しており、區(qū)別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題に対する請(qǐng)求人の理解に誤りがあることから、その請(qǐng)求理由はいずれも成立しない。合議體は當(dāng)該特許の有効性も同様に維持した。
ここで、區(qū)別される技術(shù)的特徴が解決しようとする技術(shù)的課題をどのように認(rèn)定するかが本件の核心的な問題となる。
國(guó)家知識(shí)産権局公告第328號(hào)では「専利審査ガイドライン」の改正において、進(jìn)歩性の判斷のための3ステップ法の第2段階として「區(qū)別される特徴が保護(hù)を求める発明において実現(xiàn)することができる技術(shù)的効果に基づき発明が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を確定する必要がある」旨が明確に規(guī)定されている。まさに本件において請(qǐng)求人が、先行技術(shù)の特徴の「単純な組合せ」により「安易に」本発明を取得することができると誤解した點(diǎn)である。対象発明をベンチマーク、道標(biāo)とする狀況で、先行技術(shù)から技術(shù)的特徴を見出し、積み重ねることは、當(dāng)然簡(jiǎn)単で容易なことである。しかし問題は、対象発明がない狀況において、ベンチマーク、道標(biāo)をどのように確定するかということである。実際の発明過程において、當(dāng)業(yè)者は大量の先行技術(shù)に直面しており、明確な技術(shù)的示唆がなければ、一人の創(chuàng)造力のない「人」として、彼は先行技術(shù)をどのように用いて発明が実際に解決しようとする技術(shù)的課題を解決するかを知る術(shù)はなく、當(dāng)該解決手段自體も困難、複雑ではない可能性がある。したがって、表面上は自明であるような発明であっても実は進(jìn)歩性を備えている可能性がある。
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