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說明書公開不充分的審查意見的應對
2010-03-28文/集佳知識產權代理有限公司 王艷江
新專利法第26條第3款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。眾所周知，專利制度的一個基本原則就是以向公眾公開技術內容換取獨占市場的權利，專利法26條第三款從原則上規定了說明書對技術內容的公開所需達到的程度，即需達到所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，不付出創造性勞動就能夠實現該發明或實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果的程度。否則就術語公開不充分，不符合專利法的相關規定。
以下就幾種常見的公開不充分的類型及如何轉達與答復與這些類型相關的審查意見進行討論。
1．說明書只描述了任務或目標，并描述了實現該任務或目標之后所取得的效果和功能，但是沒有給出任何實現該任務或目標的具體技術手段。
例如，一種有關飛行器（飛碟）的發明專利申請，僅僅描述了其實現的功能是可以垂直起降、瞬間達到10倍音速的飛行速度，可以急停急轉；并且描述了借助該飛行器人類可以實現自由來往于星球之間的夢想。但是說明書并沒有公開該飛行器的具體結構和如何實現上述超級功能的具體技術手段。飛行器開發制造領域的技術人員在不付出創造性勞動的情況下，并不能根據說明書中公開的構想而制造出具有上述超級功能的飛行器，因為說明書中并沒有公開飛行器的具體結構。
對于這種公開不充分的情形，由于補入具體的技術方案（例如飛行器的具體結構特征）必然導致修改超出原申請公開范圍的后果，因此只能建議客戶放棄本申請。如果需要，可重新撰寫并提交滿足充分公開要求的專利申請文件。
2．說明書給出了含糊不清的技術手段，本領域技術人員無法根據說明書的描述實施該技術手段。
例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中，申請人公開了在一定的溫度下對某材料進行回火處理的步驟，但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說，說明書給出了技術手段（回火），但是該技術手段是含糊不清的，即本技術領域的人員并不能得知在多高的溫度下進行回火處理會達到本發明的技術效果。因此本領域的普通技術人員無法根據說明書的描述具體實施該技術手段。
對于這種類型的公開不充分的情形，在轉達客戶時首先要充分閱讀理解說明書，確定該溫度是否是本發明的發明點所在。如果本發明相對于現有技術的改進之處僅僅在于該溫度的改變，但是該溫度值并沒有公開，則無法通過修改將該溫度值補入，可以建議客戶放棄本申請。但是，如果本申請相對于現有技術的改進之處不在于該溫度值的確定，而是在于其他步驟，本申請中的回火處理與現有技術中的回火處理相同，則可以建議客戶通過將現有技術中常規的回火處理的溫度范圍值引入本申請的背景技術部分中，同時在意見陳述書中論述該溫度值是本技術領域的普通技術人員可以從現有技術中得出的而進行爭辯。
3、說明書給出了技術手段，但是實施該技術手段之后，并不能解決發明或實用新型所要解決的技術問題，達到所需的效果。
這種類型的審查意見一般是由于說明書中沒有給出本發明的技術效果而導致的。說明書中僅僅描述了本發明的技術方案，沒有結合本發明的具體技術方案描述其運作原理和過程，更沒有描述其達到的技術效果。審查員從說明書公開的內容中無法得知本發明的技術方案是否實現了發明目的，達到了發明效果，因此這也是一種典型的公開不充分的情形。
在轉達這種情形的公開不充分的審查意見時，建議客戶從本發明的具體結構特征出發，在說明書中簡要論述本發明的效果。但是需要注意的是，審查指南中明確規定不得在說明書中增加本技術領域的技術人員不能直接從原始申請中導出的有益效果，也不能補入試驗數據以說明發明的有益效果。因此在增加有益效果的內容時，應當僅增加能夠從技術方案的各技術特征或其組合直接導出的技術效果，而不應當增加本技術領域普通技術人員不易想到的或不易推導出的技術效果。同時在意見陳述書中應當詳細論述所增加的技術效果是可以由原始申請的內容中直接導出的理由。
4、說明書給出了具體的技術手段和有關實驗結果的數據作為技術效果，但是未揭示發明的機理。
例如一件發明專利申請，涉及一種降低汽車排氣中有害物質的方法。該申請公開了詳細的技術手段，即首先將光學儲存介質（CD盤片或DVD盤片）插入到玻璃、石英沙或淤泥中2～3周，然后將該處理過的盤片設置在汽車排氣管路中。同時說明書給出了多組數據對比了設置盤片之前與之后污染物的含量變化，證明了該方法確實可以取得有益的技術效果。
但是審查員認為說明書中沒有公開處理過的CD盤片與汽車尾氣之間發生了何種物理/化學變化，從而導致了尾氣中的有害物質的減少，即沒有揭示本發明的工作機理，屬于公開不充分。
在轉達和答復該審查意見的過程中，代理人與申請人進行了充分地溝通，申請人明確表示該發明是偶然的發現，確實并不明確其中的機理，但是實驗表明，處理過的光盤確實可以降低尾氣中的有害物質。基于申請人的上述意見，代理人進行了爭辯。代理人認為，只要利用了自然規律的技術方案，即使這種自然規律暫時還沒有被人類所認識，只要技術方案完整，確實取得了有益效果，均符合專利授權的要件。另外，本技術領域的普通技術人員在實施該專利時，只要按照申請文件中記載的技術方案進行實施即可取得相應的技術效果，無需付出創造性的勞動，更無需得知其具體的工作原理和運作機理，因此符合充分公開的要求。另外，代理人還舉例了審查指南中有關黑色橡膠的發明，即當時的發明人將30％的炭黑加入到橡膠中，結果達到了預想不到的高強度和耐磨性能，盡管當時發明人并不知道其中原因和機理，但是本技術領域的普通技術人員完全可以根據該記載實施，因此符合充分公開的要求。與此類似，本例中的公開也符合充分公開的要求。
盡管此例目前仍然在審查過程中，但是代理人在轉達和答復這種類型的審查意見時，完全可以根據上述思路建議申請人進行爭辯，以為申請人爭取最大的保護范圍。
新專利法第26條第3款規定，說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明，以所屬技術領域的技術人員能夠實現為準。眾所周知，專利制度的一個基本原則就是以向公眾公開技術內容換取獨占市場的權利，專利法26條第三款從原則上規定了說明書對技術內容的公開所需達到的程度，即需達到所屬技術領域的技術人員按照說明書記載的內容，不付出創造性勞動就能夠實現該發明或實用新型的技術方案，解決其技術問題，并且產生預期的技術效果的程度。否則就術語公開不充分，不符合專利法的相關規定。
以下就幾種常見的公開不充分的類型及如何轉達與答復與這些類型相關的審查意見進行討論。
1．說明書只描述了任務或目標，并描述了實現該任務或目標之后所取得的效果和功能，但是沒有給出任何實現該任務或目標的具體技術手段。
例如，一種有關飛行器（飛碟）的發明專利申請，僅僅描述了其實現的功能是可以垂直起降、瞬間達到10倍音速的飛行速度，可以急停急轉；并且描述了借助該飛行器人類可以實現自由來往于星球之間的夢想。但是說明書并沒有公開該飛行器的具體結構和如何實現上述超級功能的具體技術手段。飛行器開發制造領域的技術人員在不付出創造性勞動的情況下，并不能根據說明書中公開的構想而制造出具有上述超級功能的飛行器，因為說明書中并沒有公開飛行器的具體結構。
對于這種公開不充分的情形，由于補入具體的技術方案（例如飛行器的具體結構特征）必然導致修改超出原申請公開范圍的后果，因此只能建議客戶放棄本申請。如果需要，可重新撰寫并提交滿足充分公開要求的專利申請文件。
2．說明書給出了含糊不清的技術手段，本領域技術人員無法根據說明書的描述實施該技術手段。
例如在一件涉及金屬材料處理方法的專利申請中，申請人公開了在一定的溫度下對某材料進行回火處理的步驟，但是沒有公開具體的溫度范圍。也就是說，說明書給出了技術手段（回火），但是該技術手段是含糊不清的，即本技術領域的人員并不能得知在多高的溫度下進行回火處理會達到本發明的技術效果。因此本領域的普通技術人員無法根據說明書的描述具體實施該技術手段。
對于這種類型的公開不充分的情形，在轉達客戶時首先要充分閱讀理解說明書，確定該溫度是否是本發明的發明點所在。如果本發明相對于現有技術的改進之處僅僅在于該溫度的改變，但是該溫度值并沒有公開，則無法通過修改將該溫度值補入，可以建議客戶放棄本申請。但是，如果本申請相對于現有技術的改進之處不在于該溫度值的確定，而是在于其他步驟，本申請中的回火處理與現有技術中的回火處理相同，則可以建議客戶通過將現有技術中常規的回火處理的溫度范圍值引入本申請的背景技術部分中，同時在意見陳述書中論述該溫度值是本技術領域的普通技術人員可以從現有技術中得出的而進行爭辯。
3、說明書給出了技術手段，但是實施該技術手段之后，并不能解決發明或實用新型所要解決的技術問題，達到所需的效果。
這種類型的審查意見一般是由于說明書中沒有給出本發明的技術效果而導致的。說明書中僅僅描述了本發明的技術方案，沒有結合本發明的具體技術方案描述其運作原理和過程，更沒有描述其達到的技術效果。審查員從說明書公開的內容中無法得知本發明的技術方案是否實現了發明目的，達到了發明效果，因此這也是一種典型的公開不充分的情形。
在轉達這種情形的公開不充分的審查意見時，建議客戶從本發明的具體結構特征出發，在說明書中簡要論述本發明的效果。但是需要注意的是，審查指南中明確規定不得在說明書中增加本技術領域的技術人員不能直接從原始申請中導出的有益效果，也不能補入試驗數據以說明發明的有益效果。因此在增加有益效果的內容時，應當僅增加能夠從技術方案的各技術特征或其組合直接導出的技術效果，而不應當增加本技術領域普通技術人員不易想到的或不易推導出的技術效果。同時在意見陳述書中應當詳細論述所增加的技術效果是可以由原始申請的內容中直接導出的理由。
4、說明書給出了具體的技術手段和有關實驗結果的數據作為技術效果，但是未揭示發明的機理。
例如一件發明專利申請，涉及一種降低汽車排氣中有害物質的方法。該申請公開了詳細的技術手段，即首先將光學儲存介質（CD盤片或DVD盤片）插入到玻璃、石英沙或淤泥中2～3周，然后將該處理過的盤片設置在汽車排氣管路中。同時說明書給出了多組數據對比了設置盤片之前與之后污染物的含量變化，證明了該方法確實可以取得有益的技術效果。
但是審查員認為說明書中沒有公開處理過的CD盤片與汽車尾氣之間發生了何種物理/化學變化，從而導致了尾氣中的有害物質的減少，即沒有揭示本發明的工作機理，屬于公開不充分。
在轉達和答復該審查意見的過程中，代理人與申請人進行了充分地溝通，申請人明確表示該發明是偶然的發現，確實并不明確其中的機理，但是實驗表明，處理過的光盤確實可以降低尾氣中的有害物質。基于申請人的上述意見，代理人進行了爭辯。代理人認為，只要利用了自然規律的技術方案，即使這種自然規律暫時還沒有被人類所認識，只要技術方案完整，確實取得了有益效果，均符合專利授權的要件。另外，本技術領域的普通技術人員在實施該專利時，只要按照申請文件中記載的技術方案進行實施即可取得相應的技術效果，無需付出創造性的勞動，更無需得知其具體的工作原理和運作機理，因此符合充分公開的要求。另外，代理人還舉例了審查指南中有關黑色橡膠的發明，即當時的發明人將30％的炭黑加入到橡膠中，結果達到了預想不到的高強度和耐磨性能，盡管當時發明人并不知道其中原因和機理，但是本技術領域的普通技術人員完全可以根據該記載實施，因此符合充分公開的要求。與此類似，本例中的公開也符合充分公開的要求。
盡管此例目前仍然在審查過程中，但是代理人在轉達和答復這種類型的審查意見時，完全可以根據上述思路建議申請人進行爭辯，以為申請人爭取最大的保護范圍。
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