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最新司法解釋對代理實務的影響
2010-03-24文/集佳知識產權代理有限公司 陳煒
2009年12月21日通過的最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（在下文中簡稱為司法解釋）于2010年1月1日起施行。筆者認為，該司法解釋中的某些條款可能會對申請人在審查階段的工作產生影響，為此，筆者給出下列分析。
1.第二條“人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。”
和第三條“人民法院對于權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定。
以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。”
這兩條明確了如何確定權利要求的內容的原則，即權利要求的內容根據權利要求書所記載的信息進行確定，而說明書用于對權利要求進行解釋。這和現有審查實踐和審查指南的規定是一致的。
其中需要注意的是，對于權利要求進行解釋時，除了考慮說明書的內容之外，還可以考慮其他相關權利要求和專利審查檔案。
首先，何為“相關”權利要求并未在該司法解釋中提及，“相關”權利要求可能包括權利要求書中的全部權利要求、從屬于要解釋的權利要求的從屬權利要求、要解釋的權利要求從屬于其的在先權利要求，與要解釋權利要求不在相同權利要求組中的權利要求等。筆者認為，該司法解釋中的相關是指內容上的“相關”，因此可以根據相應要解釋的權利要求的實際情況而在以后司法實踐中進行進一步明確。
其次，該司法解釋中進一步明確了“專利審查檔案”在解釋權利要求中的作用。具體來說，“專利審查檔案”包括了申請人在實審、復審等過程中答復審查意見通知書時提供的文件。因此，申請人需要注意在答復各種審查意見的過程中，盲目地對權利要求的內容進行解釋，造成該解釋對權利要求保護范圍的不恰當縮小和曲解，從而導致將來的司法實踐中，由于這些不恰當的縮小和曲解而影響該專利的正當權益。
再次，其中還明確了對于權利要求用語的解釋順序，首先根據說明書的特別界定來明確權利要求中用語的含義，并隨后結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。與現有審查指南相比，明確了如何才能獲悉“相關技術領域通常具有的含義”。這也要求申請人在撰寫申請文件時，如果使用了一些和現有技術領域中所使用的技術術語含義不同的用語，則應該明確在說明書中進行說明。另外，如果所使用的技術術語在現有領域中具有多種可能不同的含義，也最好在說明書中進行明確說明。
2.第四條 對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。
該條司法解釋說明了如何確定權利要求中的功能性技術特征所涵蓋的內容，即，該技術特征的內容應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式來確定。該條司法解釋采用了類似美國專利實務的方式，但是這和現有審查指南中的規定明顯不同，在現有審查指南中，即，審查指南第二部分第二章第3.2.1節中的規定，對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。二者相比較，可以看出，該條司法解釋對權利要求中的功能性限定所涵蓋的范圍限制得更加嚴格，該司法解釋將功能性限定的技術特征僅僅限制為說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，而不是涵蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。
由于該條司法解釋和現有審查指南的規定完全不同，因此，也會導致實際代理實踐中的一些問題，例如，在審查指南中，關于權利要求中有關功能性限定是否得到說明書支持應當進行嚴格的審查，如果當權利要求中限定的功能是以說明書實施方式所記載的特定方式完成，而且本領域技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式完成，或者有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或者幾種方式不能解決包含該功能性限定技術特征的技術方案所要解決的技術問題時，就有理由認為該功能性限定得不到說明書支持，并因此不允許權利要求中采用該功能性限定的表述。而根據新司法解釋的規定，權利要求中功能性限定的技術特征僅僅涵蓋了說明書中所描述的該功能的具體實施方式及其等同的實施方式，也就不需要考慮該功能性限定是否包含說明書中未列出的其他實現該功能的其他不同的替代方式，因此，由于功能性限定技術特征的內容大為縮小，在審查過程中，對于權利要求中的功能性限定技術特征是否得到說明書支持的審查也變得簡單。
應當注意的是，目前在對與計算機程序修改的權利要求的撰寫方式進行審查的過程中，審查員經常會以功能性限定的技術特征得不到說明書支持來駁回一些沒有以與方法權利要求完全對應方式撰寫的裝置權利要求。然而，根據新的司法解釋，這種駁回方式就不再合適了。
很明顯，該司法解釋會對現有的審查過程造成影響，在還沒有相關規定出來之前，申請人在針對審查員的類似審查意見時，可以根據該條司法解釋的規定進行爭辯。
3.第六條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。
該條司法解釋和西方專利實踐中的“estoppel”原則類似，即禁止反悔原則，專利申請人或者專利權人放棄的技術方案視為落入公眾領域中而不再屬于專利申請人或專利權人。這對申請人或者專利權人修改權利要求和說明書以及提供意見陳述提出了新的要求，對于專利代理人同樣如此。筆者認為，至少需要注意以下幾個方面：
1.除了修改發明內容部分以便與權利要求相對應之外，不要輕易修改說明書的內容；
2.在答復審查意見時，除了必要的針對審查員意見的答復之外，不要對本發明的技術內容進行過多解釋，過多的解釋可能會導致隱含地縮小權利要求的保護范圍，從而可能在以后的司法實踐中引起不必要的麻煩。
綜上可知，新的司法解釋對現有的審查實務造成了一定影響，申請人在撰寫申請文件和答復專利局的各種審查意見通知書中時，應該充分考慮該新司法解釋可能帶來的影響。
2009年12月21日通過的最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（在下文中簡稱為司法解釋）于2010年1月1日起施行。筆者認為，該司法解釋中的某些條款可能會對申請人在審查階段的工作產生影響，為此，筆者給出下列分析。
1.第二條“人民法院應當根據權利要求的記載，結合本領域普通技術人員閱讀說明書及附圖后對權利要求的理解，確定專利法第五十九條第一款規定的權利要求的內容。”
和第三條“人民法院對于權利要求，可以運用說明書及附圖、權利要求書中的相關權利要求、專利審查檔案進行解釋。說明書對權利要求用語有特別界定的，從其特別界定。
以上述方法仍不能明確權利要求含義的，可以結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。”
這兩條明確了如何確定權利要求的內容的原則，即權利要求的內容根據權利要求書所記載的信息進行確定，而說明書用于對權利要求進行解釋。這和現有審查實踐和審查指南的規定是一致的。
其中需要注意的是，對于權利要求進行解釋時，除了考慮說明書的內容之外，還可以考慮其他相關權利要求和專利審查檔案。
首先，何為“相關”權利要求并未在該司法解釋中提及，“相關”權利要求可能包括權利要求書中的全部權利要求、從屬于要解釋的權利要求的從屬權利要求、要解釋的權利要求從屬于其的在先權利要求，與要解釋權利要求不在相同權利要求組中的權利要求等。筆者認為，該司法解釋中的相關是指內容上的“相關”，因此可以根據相應要解釋的權利要求的實際情況而在以后司法實踐中進行進一步明確。
其次，該司法解釋中進一步明確了“專利審查檔案”在解釋權利要求中的作用。具體來說，“專利審查檔案”包括了申請人在實審、復審等過程中答復審查意見通知書時提供的文件。因此，申請人需要注意在答復各種審查意見的過程中，盲目地對權利要求的內容進行解釋，造成該解釋對權利要求保護范圍的不恰當縮小和曲解，從而導致將來的司法實踐中，由于這些不恰當的縮小和曲解而影響該專利的正當權益。
再次，其中還明確了對于權利要求用語的解釋順序，首先根據說明書的特別界定來明確權利要求中用語的含義，并隨后結合工具書、教科書等公知文獻以及本領域普通技術人員的通常理解進行解釋。與現有審查指南相比，明確了如何才能獲悉“相關技術領域通常具有的含義”。這也要求申請人在撰寫申請文件時，如果使用了一些和現有技術領域中所使用的技術術語含義不同的用語，則應該明確在說明書中進行說明。另外，如果所使用的技術術語在現有領域中具有多種可能不同的含義，也最好在說明書中進行明確說明。
2.第四條 對于權利要求中以功能或者效果表述的技術特征，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，確定該技術特征的內容。
該條司法解釋說明了如何確定權利要求中的功能性技術特征所涵蓋的內容，即，該技術特征的內容應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式來確定。該條司法解釋采用了類似美國專利實務的方式，但是這和現有審查指南中的規定明顯不同，在現有審查指南中，即，審查指南第二部分第二章第3.2.1節中的規定，對于權利要求中所包含的功能性限定的技術特征，應當理解為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。二者相比較，可以看出，該條司法解釋對權利要求中的功能性限定所涵蓋的范圍限制得更加嚴格，該司法解釋將功能性限定的技術特征僅僅限制為說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，而不是涵蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。
由于該條司法解釋和現有審查指南的規定完全不同，因此，也會導致實際代理實踐中的一些問題，例如，在審查指南中，關于權利要求中有關功能性限定是否得到說明書支持應當進行嚴格的審查，如果當權利要求中限定的功能是以說明書實施方式所記載的特定方式完成，而且本領域技術人員不能明了此功能還可以采用說明書中未提到的其他替代方式完成，或者有理由懷疑該功能性限定所包含的一種或者幾種方式不能解決包含該功能性限定技術特征的技術方案所要解決的技術問題時，就有理由認為該功能性限定得不到說明書支持，并因此不允許權利要求中采用該功能性限定的表述。而根據新司法解釋的規定，權利要求中功能性限定的技術特征僅僅涵蓋了說明書中所描述的該功能的具體實施方式及其等同的實施方式，也就不需要考慮該功能性限定是否包含說明書中未列出的其他實現該功能的其他不同的替代方式，因此，由于功能性限定技術特征的內容大為縮小，在審查過程中，對于權利要求中的功能性限定技術特征是否得到說明書支持的審查也變得簡單。
應當注意的是，目前在對與計算機程序修改的權利要求的撰寫方式進行審查的過程中，審查員經常會以功能性限定的技術特征得不到說明書支持來駁回一些沒有以與方法權利要求完全對應方式撰寫的裝置權利要求。然而，根據新的司法解釋，這種駁回方式就不再合適了。
很明顯，該司法解釋會對現有的審查過程造成影響，在還沒有相關規定出來之前，申請人在針對審查員的類似審查意見時，可以根據該條司法解釋的規定進行爭辯。
3.第六條 專利申請人、專利權人在專利授權或者無效宣告程序中，通過對權利要求、說明書的修改或者意見陳述而放棄的技術方案，權利人在侵犯專利權糾紛案件中又將其納入專利權保護范圍的，人民法院不予支持。
該條司法解釋和西方專利實踐中的“estoppel”原則類似，即禁止反悔原則，專利申請人或者專利權人放棄的技術方案視為落入公眾領域中而不再屬于專利申請人或專利權人。這對申請人或者專利權人修改權利要求和說明書以及提供意見陳述提出了新的要求，對于專利代理人同樣如此。筆者認為，至少需要注意以下幾個方面：
1.除了修改發明內容部分以便與權利要求相對應之外，不要輕易修改說明書的內容；
2.在答復審查意見時，除了必要的針對審查員意見的答復之外，不要對本發明的技術內容進行過多解釋，過多的解釋可能會導致隱含地縮小權利要求的保護范圍，從而可能在以后的司法實踐中引起不必要的麻煩。
綜上可知，新的司法解釋對現有的審查實務造成了一定影響，申請人在撰寫申請文件和答復專利局的各種審查意見通知書中時，應該充分考慮該新司法解釋可能帶來的影響。
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