文/北京集佳知識產權代理有限公司 鄭海洋
摘要：現行司法解釋建立了“先行裁駁，另行起訴”制度以節約司法資源，提高專利侵權訴訟的審理效率。專利被國家知識產權局宣告無效之后，審理專利侵權糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴。但在此情況下，被控侵權方是否能夠提起確認不侵權之訴呢？本文中，筆者將圍繞該問題，結合最高人民法院的判決，嘗試對此進行探討。
關鍵詞：專利侵權訴訟，先行裁駁制度，確認不侵權之訴，專利無效的生效時間
“先行裁駁、另行起訴”制度【1】是指，在專利侵權民事訴訟中，在國家知識產權局作出宣告專利權無效的決定之后，審理專利侵權糾紛的法院可以從程序上裁定駁回起訴，無需等待行政訴訟的最終結果，并通過“另行起訴”給權利人以司法救濟途徑。這種制度有利于平衡雙方當事人的利益關系，提高專利侵權訴訟的審理效率，盡可能緩解專利訴訟審理周期較長對當事人的不利影響。但是該制度并沒有也不可能從根本上解決相關專利侵權糾紛，專利權人依然可以采用多種手段(例如發送警告信、律師函等)要求相對方停止侵權，進而影響相對方的商業行為。此等情況下，被控侵權方是否能夠提起確認不侵權之訴呢？最高人民法院在(2020)最高法知民終225號判決中給出了肯定的答案。
一、基本案情
某專利權人用涉案專利向北京市知識產權局投訴他人侵害其專利權。在該投訴案件的處理過程中，涉案專利被國家知識產權局宣告其權利要求全部無效。張某不服提起了行政訴訟，稱其堅信無效決定將很快被北京知識產權法院撤銷，并且以國家知識產權局網站顯示涉案專利狀態為專利權維持為由，在某銀行處于上市關鍵階段的時期，向銀行發送侵權警告函，要求支付高額涉案專利許可費，并威脅如果該銀行不繳納相關專利使用許可費，將采取進一步措施，包括但不限于向證監會投訴、訴諸法律追索侵權賠償、向蘋果公司投訴要求侵權App下架，以及向專利主管部門申請專利侵權行政查處等。其后，因張某多次投訴，導致該銀行App從蘋果應用商店下架，給銀行的商譽和公司經營造成了巨大影響。
據此，該銀行向廣州知識產權法院提起確認不侵害專利權之訴。隨后廣州知識產權法院以涉案專利已被宣告全部無效，且宣告無效的專利權視為自始即不存在認定起訴不符合法定的受理條件。因此裁定對起訴不予受理。該銀行不服，向最高人民法院提起上訴。最高人民法院撤銷了一審裁定，并指令廣州知識產權法院立案受理。
二、兩級法院裁判要旨
原審法院認為：本案為確認不侵害專利權糾紛，是相關民事主體主動行使訴訟權利，請求法院確認其有關行為不侵犯他人知識產權的訴訟，目的是排除其是否侵犯他人知識產權處于不確定狀態的干擾。在某銀行提起本案訴訟前，涉案專利已被宣告全部無效。該決定一經作出即生效，至于其是否處在行政訴訟過程中，并不影響其效力。又根據專利法第四十七條第一款規定，宣告無效的專利權視為自始即不存在。故在涉案專利已在先被宣告全部無效的情況下，該銀行提出確認其不侵害涉案專利權的訴訟請求缺乏事實基礎。故其起訴不符合法定的受理條件。因此裁定對該起訴不予受理。
二審法院最高人民法院認為本案爭議焦點為兩個問題：(一)該銀行的起訴是否符合確認不侵害專利權糾紛之訴的條件；(二)宣告專利權無效的審查決定是否導致該銀行喪失訴權。
對于前者，該銀行已經向專利權人正式發出催告函，專利權人至今為止仍未撤回警告也不提起侵權訴訟，已經滿足《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》第十八條規定的收到專利權人警告且專利權人經催告后未撤回警告也不行使訴權的兩項起訴條件。雖然某銀行向原審法院起訴時尚未滿足書面催告的期間條件，但由于原審法院未以不符合期間條件為由裁定不予受理，而本案因其他爭議問題已進入上訴階段，如果僅以不符合期間條件為由對本案不予受理，無疑將導致程序空轉，徒增當事人訟累，亦不利于實質解決糾紛，故本院結合本案二審中該銀行起訴已符合期間條件的事實，認定其起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的法定條件。
而對于后者，專利權無效宣告請求審查決定并非一經作出即發生法律效力，而須待法律規定的起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持該決定的裁判生效時，該決定方可發生法律效力。因此，在宣告專利權無效的審查決定未生效的情況下，其不能產生否定專利權有效性的效力，權利人發送的侵權警告仍然有權利基礎。相應地，被警告人亦可以在符合法定條件的情況下提起確認不侵害專利權之訴，以消除因收到侵權警告而產生的不安狀態。
綜上所述，該銀行的起訴符合確認不侵害專利權糾紛之訴的法定條件，原審法院應予受理。
三、案件關鍵點簡析
本案中，最高人民法院論述了專利權被無效宣告、先行裁駁制度和確認不侵權之訴之間的關系。
首先，專利權無效宣告請求審查決定并非一經作出即發生法律效力。
專利法第四十六條第一款規定：“專利復審委員會對宣告專利權無效的請求應當及時審查和作出決定，并通知請求人和專利權人。宣告專利權無效的決定，由國務院專利行政部門登記和公告。”該條文并未明確規定專利權無效宣告請求審查決定之生效時點。無論是在我國行政法律規范還是專利法律規范中，均無確定專利權無效宣告請求審查決定生效時點的直接依據。因此，專利權無效宣告請求審查決定的生效時點應當根據專利權的特殊性質以及專利授權確權行為之目的進行判斷。專利權是一種需經有權機關授予的無形財產權。專利授權確權行為作為取得和保持專利權的程序，會導致專有權的確立和喪失，故其目的在于判斷發明創造是否應受到專有權的保護，而非采取行政強制措施或賦予執行力。只有在行政相對人及利害關系人對行政決定放棄救濟權利或救濟權利用盡時，專利權無效宣告請求審查決定才具有不可爭力，此時專利權有效與否才能處于終局性的確定狀態。而我國的專利授權確權程序包括司法救濟程序。當事人不服專利權無效宣告請求審查決定，可以提起司法救濟程序。司法救濟程序的結果會影響專利權法律狀態的確定，是專利授權確權行為在司法領域的評判程序。因此，僅在專利法規定的上述起訴期限屆滿當事人未提起訴訟或者維持審查決定的司法裁判發生法律效力時，專利授權確權程序才在真正意義上結束，行政相對人及利害關系人負有不得再行爭訟的義務。專利權無效宣告請求審查決定此時才具有不可爭力，故應以此時點作為生效時點。
其次，宣告專利權無效的審查決定未生效時，被警告人可以提起確認不侵權之訴。
如上所述，專利權無效宣告請求審查決定并非作出即生效，而是在起訴期限屆滿或司法裁判生效時才生效。本案中張某已向北京知識產權法院提起行政訴訟，宣告專利權無效的審查決定尚未生效，某銀行作為被警告人有權提起確認不侵害專利權之訴。
最后，“先行裁駁”制度并不適用于確認不侵害專利權之訴。
實踐中容易引起混淆的問題是“先行裁駁”是否適用于確認不侵害專利權之訴。最高人民法院認為，該條規定人民法院可以“先行裁駁、另行起訴”，旨在提高專利侵權糾紛案件的審理效率，盡可能緩解審理周期較長的影響，其僅適用于司法解釋規定的專利權人提起的侵權之訴。被警告人提起的確認不侵害專利權之訴，目的在于消除被警告人因專利權人發出的侵權警告而所處的不安狀態。兩者制度目的不同，因此司法解釋該條規定的“先行裁駁、另行起訴”不構成被警告人提起確認不侵害專利權之訴的障礙。
四、進一步的探討
最高人民法院支持了專利被宣告無效之后被警告人可以提起確認不侵害專利權之訴，對被警告人正常開展商業行為無疑是有利的。正如判決所指出的，如法院經審理認定被警告人的行為不構成侵害專利權，可徑行作出確認不侵權的判決；如法院經審理認定被警告人的行為構成侵害專利權，為避免訴訟結果反復，可以中止審理。但對于后者的情況，筆者認為從制度層面依然沒有為被警告人提供充分的救濟。
眾所周知，我國專利行權和確權實行民行二元體制，在專利權被宣告無效并進入行政訴訟之后，由于法院案件量巨大，訴訟往往會持續 2-4 年不等，如果再考慮到二審程序、再審程序以及涉外因素，案件可能拖延十余年不止。在此期間，如果案件只是中止審理，專利權人仍可以以被宣告無效的專利權發送侵權警告、提起投訴，則被警告人、被投訴人商業利益不可能不遭受損失(例如影響產品生產銷售，喪失交易機會，阻礙上市進程，又如本案App被下架影響用戶體驗進而損失用戶等)。這種損失可能是巨大的。但一方面，因缺乏相關民事案由以及未來專利權有被恢復的理論可能性，被警告人、被投訴人亦無法提起“因惡意提起知識產權訴訟損害責任糾紛”等訴訟，被警告人、被投訴人沒有任何可以獲得救濟的制度渠道；另一方面，被警告人、被投訴人也難以取證證明其損失。即使被警告人、被投訴人將專利權全部無效，亦不能正常開展商業行為。以不穩定之權利基礎，造成他人不可救濟之利益損失，難言合理。
對此，筆者建議，應當對已經被宣告無效(但決定尚未生效)的專利權的行使加以限制，責令專利權人在專利權被正式恢復前暫停行使權利，例如可以由法院發出附條件(例如被警告人、被投訴人提供擔保、承諾等)的禁令或行為保全。當然，具體形式仍有待探討。原因有三：一者，被警告人、被投訴人損失的必然性與專利權被恢復的低可能性相比，被警告人、被投訴人更應得到救濟。誠然，被宣告無效的專利依然有被恢復的理論可能性，如果不允許專利權人以警告函等形式維權，可能造成經濟損失。但實踐表明，在行政訴訟中，無效決定被翻案的可能性很低，以筆者的經驗，不高于15%。而相對地，被警告人、被投訴人的損失無以避免，否則專利權人也沒有必要發出警告、提起投訴。二者，被警告人、被投訴人的損失(無論是直接還是間接經濟損失)難以舉證證明；與之相比，專利權人雖然也有一定的舉證難度，但其舉證證明難度要相對低；且鑒于可以要求被警告人、被投訴人提供擔保或相關承諾等，專利權人獲得賠償的成本還可進一步降低。允許被警告人、被投訴人在宣告專利無效后可正常開展其商業行為，更有利于促進市場繁榮和經濟發展，兩害相權應取其輕。三者，法律講究舉重以明輕，既然“先行裁駁”制度已經表示了對被宣告無效專利權的權利行使的否定態度，則更不應鼓勵專利權人在司法途徑外行使權利，或者至少相對方應該有被救濟的途徑。
注釋
【1】見《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第二條：“權利人在專利侵權訴訟中主張的權利要求被專利復審委員會宣告無效的，審理侵犯專利權糾紛案件的人民法院可以裁定駁回權利人基于該無效權利要求的起訴。有證據證明宣告上述權利要求無效的決定被生效的行政判決撤銷的，權利人可以另行起訴”。